Sofin-credit.ru

Деньги и работа
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Неисключительное право на товарный знак

Неисключительное право на товарный знак

Новая бухгалтерия, N 9, 2007 год
А.Исанова,
ведущий налоговый консультант

О том, что представляет собой товарный знак, в общих чертах знает, пожалуй, каждый. Но бухгалтеру общих сведений недостаточно. Впервые столкнувшись с учетом товарного знака, ему следует быть в курсе многочисленных нюансов, о которых мы подробно расскажем в этой статье. А бухгалтеру, который уже изучил эту тему, не помешает лишний раз проверить себя, дабы избежать неприятных сюрпризов при выездной налоговой проверке.

Определение товарного знака содержится в ст.1 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Товарным знаком считаются обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. Данные обозначения регистрируются в Роспатенте, а на зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункты 1, 2 ст.3 Закона РФ N 3520-1).

Нематериальный актив

Исключительное право на товарный знак отражается в качестве нематериального актива как в бухгалтерском, так и в налоговом учете (п.4 ПБУ 14/2000, подп.4 п.3 ст.257 НК РФ). Однако данное утверждение верно лишь при наличии у организации свидетельства на товарный знак, так как основным условием для возникновения НМА является наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности.

Сначала рассмотрим порядок формирования стоимости нематериального актива в бухгалтерском учете.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением НДС. При этом фактическими расходами могут быть:

— суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав правообладателю (продавцу);

— суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных активов;

— регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя;

— невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта нематериальных активов;

— вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект нематериальных активов;

— иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов.

Что касается налогового учета, то в Налоговом кодексе РФ, в частности в п.3 ст.257 прописан примерно такой же порядок формирования первоначальной стоимости НМА. Это сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением НДС (п.3 ст.257 НК РФ). Кроме того, в этом же пункте указано, что если НМА создается самой организацией, то первоначальная стоимость складывается, в частности, из материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентных пошлин, связанных с получением патентов, свидетельств.

В бухгалтерском учете амортизацию по товарному знаку можно исчислять одним из трех вариантов: линейным способом, способом уменьшаемого остатка, способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). В налоговом учете может применяться линейный или нелинейный метод начисления. Безусловно, в целях сближения налогового учета с бухгалтерским организациям следует избирать линейный вариант начисления амортизации, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, закрепив его применение в приказе об учетной политике.

Неисключительное право на использование товарного знака

Учет у передающей стороны

Право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем другому юридическому лицу по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован (ст.26 Закона РФ N 3520-1). Организации, обладающие исключительным правом на товарный знак, могут распоряжаться этим правом и передавать его третьим лицам. Вышеуказанный Закон предусматривает два варианта передачи прав на товарный знак: первый — уступка исключительного права на товарный знак; второй — предоставление лицензии на использование товарного знака (передача неисключительного права). На практике широко распространен второй вариант, на котором мы и остановимся подробно.

Один из животрепещущих вопросов, которые волнуют бухгалтеров в такой ситуации, касается обязанности исчислять НДС. Как известно, объектом обложения НДС является реализация товаров (работ, услуг) и передача имущественных прав (подп.1 п.1 ст.146 НК РФ). Если обратимся к Гражданскому кодексу РФ, в частности к ст.128 ГК РФ, то увидим, что результаты интеллектуальной деятельности (к которым относится и товарный знак) не являются имущественными правами, поскольку имущественные права относятся к имуществу, а результаты интеллектуальной собственности выделены отдельным объектом гражданского права.

Передача неисключительного права на использование товарного знака к услуге тем более не относится. Из чего напрашивается вывод, что данная операция не образует объект налогообложения, а значит, НДС начислять не нужно.

Но на самом деле это не так. Как показывает практика, не всегда нормы гражданского законодательства применимы при исчислении налогов. Во-первых, для целей налогообложения имущественное право не приравнивается к имуществу. Во-вторых, о передаче торговых марок и лицензий упоминается в ст.148 НК РФ, в результате вопрос об обложении этой операции НДС даже не ставится законодателем под сомнение.

Порядок отражения в бухгалтерском учете доходов от предоставления в пользование прав на товарные знаки зависит от двух факторов:

— характера деятельности организации-правообладателя по передаче прав на объекты интеллектуальной собственности — обычная или разовая;

— формы вознаграждения, установленной лицензионным договором, — разовый (паушальный) платеж или периодические платежи (роялти).

Если деятельность по предоставлению в пользование товарных знаков носит постоянный характер, то у компании возникают доходы от обычных видов деятельности, учитываемые на счете 90 «Продажи». Если же деятельность разовая, то доходы следует отражать в составе прочих доходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Это следует из п.7 ПБУ 9/99 «Доходы организаций», в котором сказано, что к прочим доходам относятся поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (к которым относится и товарный знак).

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт».

Учет прав на товарный знак — проводки и расходы

Использование товарного знака позволяет сделать товары (работы, услуги) узнаваемыми для покупателя. Бухгалтерский и налоговый учет прав на товарный знак имеет свои особенности в зависимости от того, является ли товарный знак объектом исключительных или неисключительных прав.

Если у компании есть исключительные права на товарный знак, она считается его правообладателем.

Если получены неисключительные права на товарный знак, то компания использует его с разрешения правообладателя на условиях заключенного лицензионного договора с правообладателем.

1. Расходы на регистрацию товарного знака

Как исключительные, так и неисключительные права на товарный знак необходимо зарегистрировать. Регистрирующим органом в РФ является Роспатент.

На регистрацию исключительного права на товарный знак, созданный самой организацией, подается заявка в Роспатент. Заявка должна быть составлена по правилам, определенным Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482. Если регистрация происходит успешно, владельцу товарного знака выдается свидетельство.

Если компания приобретает исключительное право на товарный знак у другого лица по договору об отчуждении исключительных прав, то переход права также регистрируется в Роспатенте.

Читать еще:  Как правильно сделать расчет отпускных

При обретении неисключительных прав на товарный знак заключается лицензионный договор или договор коммерческой концессии. Ранее такие договора также регистрировались в Роспатенте. Сейчас подлежат регистрации не договора, а сам факт предоставления права использования товарного знака. Порядок и условия регистрации отчуждения и перехода прав содержатся в Постановлении Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416.

При регистрации права на товарный знак уплачивается пошлина. Такая пошлина не является налогом, она не регулируется Налоговым кодексом РФ (НК РФ). Размер пошлины установлен в Положении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941.

Расходы на регистрацию товарного знака обычно и составляет сумма пошлины. Если регистрацию проводит посредник, затраты по оплате услуг посредника также включаются в расходы на регистрацию товарного знака.

Бухгалтерские проводки по расходам на регистрацию:

  • в случае создания / приобретения товарного знака (ТЗ) – Дт 08 Кт 76,
  • при последующей передаче прав, если по договору пошлину уплачивает правообладатель, – Дт 91 Кт 76,
  • при получении прав, если пошлину уплачивает право приобретатель – Дт 97 Кт 76 с последующим ежемесячным списанием в составе затрат на право пользование ТЗ Дт 20 (26,44…) Кт 97.

2. Товарный знак в бухгалтерском учете

Товарный знак в бухгалтерском учете отражается в зависимости от того, имеются ли на него исключительные или неисключительные права.

Если компания является владельцем (правообладателем) товарного знака, то при соблюдении условий Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), он учитывается в составе НМА. Если критерии ПБУ 14/2007 не выполняются, либо на товарный знак имеются неисключительные права, то затраты по приобретению (использованию) товарного знака относятся на расходы, связанные с обычными видами деятельности.

3. Товарный знак как НМА

Товарный знак в бухгалтерском учете как НМА учитывается при соблюдении следующих условий (п. 3 ПУБ 14/2007):

  1. компания является правообладателем ТЗ,
  2. права на ТЗ не планируется продавать (передавать) в ближайшие 12 месяцев,
  3. ТЗ будет использоваться при производстве продукции, работ, услуг,
  4. планируется, что использование ТЗ будет приносить экономическую выгоду,
  5. срок использования ТЗ составляет более 12 месяцев;
  6. первоначальную стоимость ТЗ можно определить.

Стоимостных критериев для признания ТЗ в составе НМА в бухгалтерском учете нет. Компания может их установить в своей учетной политике, исходя из уровня существенности. Если такие критерии в учетной политике не установлены, а остальные критерии, перечисленные выше, соблюдены, то ТЗ принимаете в качестве объекта НМА.

При приобретении компанией исключительных прав в первоначальную стоимость включаются все расходы, связанные с приобретением ТЗ (п. 8 ПБУ 14/2007):

  • суммы, уплаченные продавцу (правообладателю),
  • пошлины, уплаченные при регистрации исключительного права,
  • суммы уплаченного НДС для случаев, когда НМА будет использоваться в деятельности, не облагаемой НДС,
  • прочие расходы, связанные с НМА (затраты на информационные, консультационные услуги, услуги посредников и т.п.).

При создании ТЗ собственными силами, в первоначальную стоимость дополнительно можно включить (п. 9 ПБУ 14/2007):

  • суммы, уплачиваемые сторонним организациям по затратам на создание ТЗ,
  • расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужны по работникам, непосредственно занятым в создании ТЗ,
  • расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, других основных средств, использованных для создания ТЗ,
  • иные расходы, непосредственно связанные с созданием НМА.

Стоимость НМА на расходы списывается через амортизацию (п. 23 ПБУ 14/2007). Амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем признания ТЗ в качестве НМА.

4. Учет прав на товарный знак — типовые проводки

Типовые бухгалтерские проводки по учету ТЗ в качестве НМА приведены в таблице 1.

Необходимо учесть, что в плане счетов бухгалтерского учета отдельного субсчета на счете 08-5 «Приобретение нематериальных активов» для учета затрат по созданию НМА не предусмотрено, хотя такие затраты по общему правилу должны учитываться обособленно. Можно рекомендовать создание дополнительного субсчета «создание НМА», что должно быть отражено в учетной политике компании.

Получение неисключительных прав на использование товарного знака

При определении налоговой базы по налогу на прибыль налогоплательщик — российская организация уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов в порядке, предусмотренном гл. 25 (Налоговый кодекс Статья 246) Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

При этом ст. 252 (Налоговый кодекс Статья 252) Кодекса предусмотрены критерии, в соответствии с которыми осуществленные затраты (за исключением расходов, указанных в ст. 270 (Налоговый кодекс Статья 270) Кодекса) признаются расходами для целей налогообложения и учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Так, расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 (Налоговый кодекс Статья 265) Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором).

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

В соответствии с пп. 37 п. 1 ст. 264 (Налоговый кодекс Статья 264) Кодекса в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, учитываются периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности).

Расходы в виде периодических платежей за право использования товарного знака могут быть учтены налогоплательщиком при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

Указанные расходы учитываются для целей налогообложения при условии их соответствия указанным критериям, установленным п. 1 ст. 252 Кодекса. Так, расходы в виде периодических платежей за право использования товарного знака должны быть документально подтверждены, а товарный знак должен использоваться налогоплательщиком для осуществления предпринимательской деятельности.

В соответствии со ст. 1489 (Гражданский кодекс Статья 1489) Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

Пунктами 1 и 2 ст. 1484 (Гражданский кодекс Статья 1484) Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что под использованием товарного знака следует понимать размещение товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

Читать еще:  Исключительные права на программное обеспечение

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, если лицензионные платежи, уплачиваемые правообладателю за право использования товарного знака, документально подтверждены и, кроме того, налогоплательщик может подтвердить факт использования товарного знака для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, указанные расходы могут быть учтены в составе прочих расходов для целей налогообложения прибыли.

Основание: Письмо Минфина РФ от 18 февраля 2009 г. N 03-03-06/1/73

Подборка по материалам информационного банка «Финансист» системы КонсультантПлюс. Составители Е.В. Зернова, О.Б. Солдатова.

Когда правообладатель товарного знака не сможет взыскать компенсацию за его использование третьими лицами?

Компенсация как способ защиты исключительных прав на товарный знак набирает все большую популярность. Вместе с тем ведение судебного процесса связано со значительными издержками, поэтому перед инициированием разбирательства важно понимать перспективы удовлетворения исковых требований.

Рассмотрим случаи, когда у правообладателя может не получиться взыскать компенсацию за использование принадлежащего ему товарного знака с третьих лиц.

Третьи лица использовали товарный знак правообладателя до принятия Роспатентом решения о его регистрации

Срок от подачи заявки на регистрацию товарного знака до принятия Роспатентом соответствующего решения может составить более 12 месяцев. Поскольку процедура регистрации товарного знака достаточно продолжительная, предприниматели задаются вопросом, можно ли взыскать с третьих лиц компенсацию за использование принадлежащих им товарных знаков за тот период, когда заявка уже подана, но Роспатент еще не принял решение о регистрации.

В соответствии с п. 1 ст. 1491 Гражданского кодекса исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Исходя из данной нормы, исключительное право на товарный знак возникает после подачи заявки в Роспатент. Следовательно, использование третьими лицами принадлежащего правообладателю обозначения после подачи заявки, но до принятия решения Роспатентом о регистрации товарного знака должно признаваться нарушением его исключительного права. Таким образом, предприниматели полагают, что могут взыскивать компенсацию за несанкционированное использование принадлежащих им товарных знаков в указанный период.

Вместе с тем судебная практика по данному вопросу сложилась неоднозначная. Поэтому рассмотрим случаи, когда при аналогичных обстоятельствах суды приходили к совершенно противоположным выводам.

Так, 2 сентября 2014 года ООО «Студия анимационного кино «Мельница» подало в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Три богатыря. Ход конем». До принятия Роспатентом решения о регистрации студии стало известно, что третье лицо без ее согласия реализует DVD-диски и раскраски под указанным обозначением. Тогда студия произвела закупку контрафактных товаров, чтобы зафиксировать факт нарушения своих исключительных прав.

После принятия Роспатентом решения о регистрации товарного знака студия обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Исковое заявление было удовлетворено. При этом суды отклонили довод ответчика о том, что использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака не может рассматриваться как нарушение исключительных прав правообладателя (постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2017 г. по делу № А08-2700/2016).

В другом деле суды пришли к противоположным выводам.

14 сентября 2012 года ООО «Маша и Медведь» подало заявку на регистрацию двух изобразительных товарных знаков. После подачи указанных заявок, но до даты принятия Роспатентом решения о регистрации компании стало известно, что ее права нарушаются третьими лицами. Чтобы зафиксировать факт нарушения своих прав, компания произвела закупку контрафактных товаров.

Основываясь на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, компания посчитала, что ее исключительные права на зарегистрированные товарные знаки действуют с момента подачи соответствующих заявок, а, значит, подлежат защите. Поэтому после принятия решения о регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков компания обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 505856 и № 505857.

В результате компании не удалось взыскать компенсацию за использование принадлежащих ей обозначений. Судом по интеллектуальным правам было отмечено, что в соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак. При этом совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством (постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2017 года № С01-1271/2016 по делу № А71-990/2016).

Истек срок исковой давности для предъявления требований о взыскании компенсации

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 года № 15187/12 по делу № А42-5522/2011 законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к требованиям о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака подлежит применению общий срок исковой давности.

Таким образом, требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака должны быть заявлены в течение трех лет с момента, когда правообладателю стало известно о нарушении его исключительных прав. В противном случае правообладателю может быть отказано в удовлетворении требований о взыскании компенсации.

Так, ООО «Девелопмент» обратилось в суд с требованием к ОАО «Сбербанк России» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 335609 «Мы всегда рядом». В процессе судебного разбирательства банк заявил о пропуске срока исковой давности. Поскольку требование компании было заявлено по истечении трехгодичного срока, суд отказал в удовлетворении исковых требований (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 года № С01-300/2013 по делу № А40-221/2013).

Произошло исчерпание исключительных прав правообладателя на товарный знак

Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Данный принцип исчерпания права означает, что предприниматель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия. То есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Так, истцу принадлежал товарный знак «Русмаш» по свидетельству № 473042, и ему стало известно, что ответчиком реализуется товар, на упаковку которого нанесено изображение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком. Истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации.

Читать еще:  Постановление правительства москвы 67 пп

В процессе судебного разбирательства было установлено, что ответчик приобрел данные товары у третьего лица. При этом само третье лицо приобрело указанные товары у Истца. Таким образом, ответчик реализовывал товары, произведенные и введенные в гражданский оборот самим правообладателем спорного товарного знака. Поскольку произошло исчерпание исключительного права, истцу было отказано во взыскании компенсации с ответчика (постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2018 г. № С01-946/2018 по делу № А03-19009/2017).

Потребители не смогут спутать товары правообладателя и товары третьего лица

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из данной статьи, нарушением исключительных прав правообладателя на товарный знак является такое использование, при котором возникает вероятность смешения. То есть необходимо доказать, что потребители могут спутать товары правообладателя и товары третьего лица. В противном случае взыскать компенсацию за использование товарного знака не получится.

Так, ООО «Манго Телеком» принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 566451, № 467758, № 467759, № 235044, № 242054, включающие в себя словесные элементы «Манго Телеком», «MangoTelecom», «Mango Tele.com» и «Mango Office». Под данными обозначениями осуществляет свою деятельность одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Российской Федерации. Ей стало известно, что другая компания, ООО «Джентельменские решения», в своей рекламе указывает на то, что ее сервис является аналогом сервиса «Манго телеком».

Результатом стал судебный иск с требованием о взыскании компенсации, однако в его удовлетворении суд отказал, ссылаясь на то, что в тексте рекламной ссылки имеется прямое указание на то, что сервис ответчика является аналогом сервиса истца, а не самим сервисом «Манго телеком», в связи с чем указанные сервисы нельзя перепутать (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2018 г. № 09 АП-27975/2018-ГК по делу № А40-81716/17).

Правообладатель использует товарный знак исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Поскольку основной функцией товарных знаков является индивидуализация товаров, то суды признают злоупотреблением правом действия правообладателей по аккумулированию товарных знаков и их использованию исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности. Соответственно, в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак такому правообладателю будет отказано (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. № С01-422/2018 по делу № А28-5685/2017).

Лицензионный договор на товарный знак

Содержание

Заместитель руководителя управления правовой защиты интеллектуальной собственности

Извлекать материальную выгоду можно не только самостоятельно используя свой товарный знак, но и передавая права на него сторонним компаниям. Особенно данная схема извлечения прибыли актуальна в случае, если товарный знак имеет широкую известность, а выпускаемая и реализуемая продукция, а также услуги пользуются достаточно большим спросом.

Передача товарного знака по лицензионному договору выгодна для правообладателя знака не только тем, что из такой сделки он извлекает прямую материальную выгоду, получая предусмотренные в договоры платежи. Помимо этой выгоды правообладатель может развивать торговую сеть, объединенную единым брендом, права на который принадлежат ему самому.

Очень часто передача товарного знака в пользование способствует географическому расширению рынка сбыта товаров или услуг правообладателя.

Регистрация предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору

Предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору возможно только после государственной регистрации передаваемого товарного знака на территории России.

В случае, если Ваш знак уже зарегистрирован и получено свидетельство о его регистрации, Вы можете смело заключать лицензионный договор на товарный знак и зарегистрировать предоставление права в Роспатенте.

Обратите внимание, что существенными условиями лицензионного договора является его предмет, описание способа использования (сфер использования) товарного знака, положения о размере вознаграждения. Лицензионный договор заключается в письменной форме.

География и срок действия лицензионного договора на товарный знак

Действие лицензионного договора ограничено во времени и пространстве. Если период действия договора пресекается периодом правовой защиты товарного знака, который не может превышать 10 лет, но может быть продлен неограниченное количество раз, то география распространения права на использования товарного знака будет зависеть, во-первых от широты распространения права изначального правообладателя и от оговоренных условий договора.

Так, если товарный знак зарегистрирован только в России, пользователь не сможет заключить договор на использование товарного знака в зарубежных странах. Однако, в этом случае, правообладатель сможет ограничить возможность пользователя применять товарный знак на территории только некоторых регионов России.

Неисключительная и исключительная лицензия на товарный знак

В рамках неисключительной лицензии на товарный знак правообладатель товарного знака может заключать неограниченное количество договоров с другими пользователями, в том числе и на одной территории. Также правообладатель сохраняет за собой право использовать свой товарный знак без ограничений.

При заключении исключительного лицензионного договора, правообладатель, сохраняя за собой исключительное право на товарный знак, утрачивает право его использования и предоставления права использования третьим лицам на определенной договором территории, а также по части классов МКТУ, отраженных в соглашении.

Порядок выплаты вознаграждения в рамках лицензионного договора

В договоре сторонами может быть определен индивидуальный порядок оплаты. Однако, зачастую, вознаграждение по договору состоит из нескольких составляющих: так называемого паушального взноса, страхового депозита и роялти.

Паушальный взнос представляет собой единовременную или разбитую на части фиксированную оплату приобретения лицензии. Страховой депозит представляет собой фиксированную сумму, которая уплачивается правообладателю единовременно. Депозит является гарантией исполнения пользователем своих обязательств. Роялти же определяется, исходя из размера их экономической выгоды, которую товарный знак приносит пользователю, либо в виде фиксированной суммы. Роялти уплачивается периодическими платежами.

Услуги и цены

Когда необходима только регистрация договора

  • проверка полномочий правообладателя и отсутствия обременений объекта
  • проверка лицензионного договора или предоставление стандартного проекта договора
  • оплата государственной пошлины
  • подача пакета документов на регистрацию в ФИПС
  • ведение делопроизводства
  • получение оригинала лицензионного договора

Если стороны являются аффилированными лицами

  • подготовка лицензионного договора
  • оплата государственной пошлины
  • подача пакета документов на регистрацию в ФИПС
  • ведение делопроизводства
  • получение оригинала лицензионного договора
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector